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關于限制代理機構申請其他類別商標的判例分析

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公司經營范圍中包含“知識產權代理服務”,能否申請商標?

答案,能,但有限制。

一、法律依據

根據商標法第十九條第四款的規定:“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外,不得申請注冊其他商標。”中華人民共和國商標法實施條例》第八十四條第一款規定:“商標法所稱商標代理機構,包括經工商行政管理部門登記從事商標代理業務的服務機構和從事商標代理業務的律師事務所。”

二、具體審查原則

1、國內公司申請商標的,如果其經營范圍中包含了“知識產權代理服務、商標代理、專利許可、專利許可申請”等法律服務的內容,該公司僅能將商標申請在尼斯分類表第45類“法律服務”上,不能在除45類以外的其他類別上申請商標。

2、經營范圍經過變更的公司,依據商標申請時提交的營業執照決定是否限制其商標的申請。例如,在商標局依據上述法條駁回該商標注冊申請,后續公司提交商標駁回復審的申請,同時變更了公司經營范圍,去掉以上“法律服務”的相關內容。商標評審委員會也會對該注冊商標申請的駁回復審案件予以駁回。在此商標局、商標評審委員會、北京知識產權法院所持觀點一致,即:商標申請人是否屬于“商標代理機構”的認定,應以其申請商標注冊時的狀態為準。申請日之后商標申請人的狀態變化對商標申請人申請注冊訴爭商標之時是否滿足“商標代理機構”的要件并不產生實質性影響,否則會使得該條款極易因商標申請人的自身行為而被規避,亦會導致對于訴爭商標的申請注冊是否違反《商標法》第十九條第四款規定的判斷因商標申請人的行為而難以確定,從而使該條款喪失其制度價值。故商標申請注冊只要經營范圍中包含“知識產權代理服務”,商標即難以獲得注冊。

三、部分案例分享

以下案號為北京市高級人民法院關于以上問題的行政判決書,供參考:

在(2019)京行終8739號行政訴訟案件中,北京市高級人民法院、北京知識產權法院判定:本案中,百合時代公司主張其已于2018年9月3日變更營業范圍,其不再包含“知識產權代理(除專利代理)”這一經營范圍,故已符合上述法律規定,應準許其注冊申請。但商標申請人是否符合“商標代理機構”的條件限制,應以其申請商標注冊時的狀態為準,申請日之后的申請人狀態變化與是否符合“商標代理機構”的條件限制無關。北京知識產權法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十九條之規定,判決駁回百合時代公司的訴訟請求。

在(2019)京行終6106號行政訴訟案件中,北京市高級人民法院審理判定,《商標法》第十九條第四款規定,商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外,不得申請注冊其他商標。

《商標法實施條例》第八十三條規定,商標法所稱商標代理,是指接受委托人的委托,以委托人的名義辦理商標注冊申請、商標評審或者其他商標事宜。

《商標法實施條例》第八十四條規定,商標法所稱商標代理機構,包括經工商行政管理部門登記從事商標代理業務的服務機構和從事商標代理業務的律師事務所。

雖然愛莎美業公司在被訴決定作出前變更經營范圍取消了“知識產權代理服務”項目,且“知識產權代理服務”包含“商標代理”。但是,僅以在被訴決定作出前愛莎美業公司變更營業執照,取消“知識產權代理服務”項目就認定愛莎美業公示不屬于商標法第十九條第四款規定的“商標代理機構”顯屬不當。

作者:張敏律師

2020年4月9日 15:05
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